美國(guó)商標(biāo)常見(jiàn)問(wèn)題及回答（六）

根據(jù)美國(guó)法律，商標(biāo)是用于識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源的任何單詞、短語(yǔ)、符號(hào)、設(shè)計(jì)或者他們的組合，包括商品商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、集體商標(biāo)和證明商標(biāo)。

 

傳統(tǒng)上，美國(guó)境內(nèi)的商標(biāo)權(quán)利首先是通過(guò)在特定產(chǎn)品或服務(wù)上使用一個(gè)標(biāo)志而確立的，這些權(quán)利被稱為“普通法”權(quán)利。普通法權(quán)利僅在實(shí)際使用該標(biāo)志的地理區(qū)域才能享有，并非自動(dòng)享有美國(guó)全國(guó)范圍內(nèi)的保護(hù)。

 

因?yàn)樯虡?biāo)是有地域性的，大部分跨境電商賣家主要做美國(guó)市場(chǎng)，自然就注冊(cè)美國(guó)商標(biāo)。了解以下問(wèn)題有助于跨境電商賣家更好注冊(cè)與維護(hù)美國(guó)商標(biāo)以及進(jìn)行維權(quán)規(guī)避侵權(quán)等。

 

常見(jiàn)問(wèn)題

 

16. 被告是否能以“沒(méi)有實(shí)際發(fā)貨”為由進(jìn)行抗辯？

 

從商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定條件中可以得出，被告是否實(shí)際發(fā)貨并不是認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的必要條件。只要權(quán)利人能夠證明其商標(biāo)具有可保護(hù)性，且被告使用爭(zhēng)議商標(biāo)的行為可能引起消費(fèi)者混淆商品或服務(wù)的來(lái)源，就可以認(rèn)定被告商標(biāo)侵權(quán)。

 

因此，沒(méi)有實(shí)際發(fā)貨并不能作為有效抗辯的理由。

 

17. 面對(duì)他人指控商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，被告可以如何進(jìn)行正當(dāng)使用抗辯？

 

（1）商標(biāo)的描述性正當(dāng)使用。商標(biāo)的描述性正當(dāng)使用抗辯（“descriptive”or“classic”fair use）規(guī)定在美國(guó)《蘭哈姆法》第33 條(b)款，構(gòu)成商標(biāo)的描述性使用抗辯需要滿足 3 個(gè)條件：

 

a.商標(biāo)并沒(méi)有用于指示商品或者服務(wù)的來(lái)源；

 

b.描述性使用，即使用商標(biāo)的原意；

 

c.使用是善意的。

 

（2）商標(biāo)的指示性合理使用。商標(biāo)的指示性合理使用（nominative fair use）則是指商標(biāo)使用人雖然使用了商標(biāo)，也使用商標(biāo)指示了商品，但這種使用僅僅只是為了指示特定商標(biāo)商品的某些性質(zhì)，譬如在廣告中將自己的商品與某一特定品牌商品進(jìn)行比較，即構(gòu)成商標(biāo)的指示性合理使用。美國(guó)聯(lián)邦第九巡回法院 2002 年在Playboy Enterprises, Inc. v. Welles 中認(rèn)為被告在其自己的網(wǎng)站上標(biāo)注曾經(jīng)獲得花花公子的獎(jiǎng)項(xiàng)，獎(jiǎng)項(xiàng)中出現(xiàn)了花花公子的注冊(cè)商標(biāo)，被告的行為是典型的商標(biāo)的指示性合理使用，不構(gòu)成商標(biāo)法上的侵權(quán)。

 

18. 在美國(guó)，一般商標(biāo)侵權(quán)行為和假冒商標(biāo)行為的賠償責(zé)任有哪些？

 

如果一項(xiàng)在美國(guó)專利商標(biāo)局注冊(cè)的商標(biāo)受到侵犯，原告有權(quán)按照衡平原則（principles of equity）對(duì)以下項(xiàng)目求償：

 

（1）被告的侵權(quán)利潤(rùn)（profit）；

 

（2）原告遭受的任何損失；

 

（3）訴訟費(fèi)用。

 

法院應(yīng)當(dāng)自行確定或指令其他主體確定上述侵權(quán)利潤(rùn)和損害。在確定侵權(quán)利潤(rùn)時(shí)，原告只須證明被告的銷售額（sales），被告對(duì)其中包含的成本或其主張的其他扣減項(xiàng)目負(fù)舉證責(zé)任。在確定賠償時(shí)，法院可以根據(jù)具體情況認(rèn)定高于實(shí)際損害（actual damages）但不超出實(shí)際損害三倍的金額。法院在特定案件中可以判予勝訴方合理的律師費(fèi)用。

 

假冒商標(biāo)是一種偽造的并與注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)記相同或?qū)嵸|(zhì)上不可區(qū)分的標(biāo)記，在涉及使用假冒標(biāo)記或標(biāo)識(shí)的案件中，除非存在法院認(rèn)定的減輕情節(jié)，否則法院應(yīng)當(dāng)判予相當(dāng)于侵權(quán)利潤(rùn)的三倍、損害賠償?shù)娜?，或者上述兩者中較高者的金額，以及合理的律師費(fèi)。根據(jù)《美國(guó)法典》第 1117 條(b)(2)款，如果違法行為包含以下因素：

 

（1）明知某種標(biāo)記、標(biāo)識(shí)屬于假冒標(biāo)記而故意在銷售、許諾銷售、分銷產(chǎn)品或提供服務(wù)中使用該標(biāo)記、標(biāo)識(shí)；

 

或者（2）為第（1）種情形中違法行為的實(shí)施提供必要商品或服務(wù)，且意圖使該商品或服務(wù)的接收者將其運(yùn)用于違法行為的實(shí)施中，法院可以針對(duì)賠償金額判予判決前的利息（prejudgment interest），計(jì)算利息的起始日期為含有原告該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求的訴狀送達(dá)之日，結(jié)束日期為作出該判決之日，法院也可以采用其認(rèn)為合適的較短期間來(lái)計(jì)算利息。

 

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