最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取

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詳情

 

最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取

 

——（2019）最高法知行終235號

 

【裁判要旨】

 

選取最接近現(xiàn)有技術(shù)的核心考慮因素是，該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng)造是否針對相同或者近似的技術(shù)問題、擁有相同或者近似的技術(shù)目標；優(yōu)選考慮因素是，該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案是否足夠接近。關(guān)于技術(shù)方案是否接近的判斷，一般可以考慮發(fā)明構(gòu)思、技術(shù)手段等因素。其中技術(shù)手段的近似度可以主要考慮現(xiàn)有技術(shù)公開技術(shù)特征的數(shù)量。本領(lǐng)域技術(shù)人員基于特定現(xiàn)有技術(shù)方案是否具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預(yù)期，通常并非確定本專利最接近現(xiàn)有技術(shù)的要件因素或者優(yōu)選因素。

 

【關(guān)鍵詞】

 

專利 無效宣告 最接近現(xiàn)有技術(shù) 要件因素 優(yōu)選因素

 

【基本案情】

 

在上訴人諾華股份有限公司（以下簡稱諾華公司）與被上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局、原審第三人戴錦良發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案中，諾華公司系專利號為201110029600.7、名稱為“含有纈沙坦和NEP抑制劑的藥物組合物”的發(fā)明專利（以下簡稱本專利）的專利權(quán)人。戴錦良申請宣告本專利權(quán)無效。

 

國家知識產(chǎn)權(quán)局認為，一是本專利權(quán)利要求1、2相對于附件13與附件12、14、15的結(jié)合不具備創(chuàng)造性；二是有關(guān)補充實驗數(shù)據(jù)不應(yīng)接受也不能證明纈沙坦（AII拮抗劑）和沙庫巴曲（NEP抑制劑）的組合具有抗高血壓的協(xié)同作用。故宣告本專利權(quán)全部無效。諾華公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟。

 

一審法院判決駁回諾華公司的訴訟請求。諾華公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張一審判決和被訴決定應(yīng)當考慮而沒有考慮“合理的成功預(yù)期”，其認為作為創(chuàng)造性判斷起點的最接近現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當至少是“有前景”的技術(shù)方案，即本領(lǐng)域技術(shù)人員有一定合理成功預(yù)期基于最接近現(xiàn)有技術(shù)能夠得到專利技術(shù)方案。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員無法理性預(yù)期問題能夠得到解決，則其不會產(chǎn)生改進動機。本領(lǐng)域技術(shù)人員在本專利優(yōu)先權(quán)日面對附件13沒有得到本專利要求保護的藥物組合的合理預(yù)期。

 

最高人民法院于2021年6月30日判決駁回上訴，維持原判。

 

【裁判意見】

 

最高人民法院二審認為，原則上，選取最接近現(xiàn)有技術(shù)的核心考慮因素是，該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng)造是否針對相同或者近似的技術(shù)問題、擁有相同或者近似的技術(shù)目標。在此基礎(chǔ)上，進一步的優(yōu)選考慮因素是，該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案是否足夠接近。

 

本領(lǐng)域技術(shù)人員基于最接近現(xiàn)有技術(shù)是否具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預(yù)期，通常取決于申請日或者優(yōu)先權(quán)日是否存在阻礙其獲得發(fā)明創(chuàng)造的認知局限。

 

但此系確定最接近現(xiàn)有技術(shù)后，認定發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見的考慮因素，通常并非確定本專利最接近現(xiàn)有技術(shù)的要件因素或者優(yōu)選因素。對于申請保護的發(fā)明創(chuàng)造而言，即便選擇了與其具有相同技術(shù)問題、技術(shù)目標且技術(shù)方案足夠接近的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員仍然可能基于申請日或者優(yōu)先權(quán)日的技術(shù)認知或者研發(fā)條件局限等，不具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預(yù)期，進而難以產(chǎn)生將其他現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識與該最接近現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合獲得發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)方案的動機，但這并不影響該最接近現(xiàn)有技術(shù)作為擬制的發(fā)明起點的資格。

 

當然，如果所謂最接近的現(xiàn)有技術(shù)明顯不具有可行性，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會基于該不具有可行性的現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)完成發(fā)明創(chuàng)造，故該不具有可行性的現(xiàn)有技術(shù)原則上不適宜作為評價專利創(chuàng)造性的最接近現(xiàn)有技術(shù)。

 

本案中，諾華公司以藥物作用機理復(fù)雜、存在無法實現(xiàn)技術(shù)效果的具體實施例等為由，主張本領(lǐng)域技術(shù)人員不具有基于附件13獲得本專利技術(shù)方案的合理成功預(yù)期，進而主張附件13不構(gòu)成適格的最接近現(xiàn)有技術(shù)。

 

上述理由本質(zhì)上是以本領(lǐng)域技術(shù)人員存在認知局限為由，主張缺乏合理的成功預(yù)期。如前所述，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于最接近現(xiàn)有技術(shù)是否具有獲得發(fā)明創(chuàng)造的合理成功預(yù)期，原則上并非判斷某一現(xiàn)有技術(shù)是否具備作為創(chuàng)造性評價中最接近現(xiàn)有技術(shù)的考慮因素，該因素更適宜在“三步法”的第三步中予以考慮。諾華公司基于上述理由否定附件13最接近現(xiàn)有技術(shù)資格的主張缺乏依據(jù)。

 

諾華公司還主張，因附件13承認AII拮抗劑和NEP抑制劑藥物作用機理的不可預(yù)測性，且未提供任何結(jié)論，故其屬于明顯不具有可行性的現(xiàn)有技術(shù)，不能作為最接近現(xiàn)有技術(shù)。

 

對此，分析如下：首先，附件13記載，“由AII受體拮抗劑或腎素抑制劑與NEP抑制劑的組合得到的提高的效果因為多種原因而不可預(yù)期”。根據(jù)該記載，不可預(yù)期的內(nèi)容是藥物組合“提高的效果”即協(xié)同效果，而非本專利實際要解決的技術(shù)問題即藥物組合治療高血壓的效果。

 

其次，附件13公開了AII拮抗劑和NEP抑制劑的組合能夠治療高血壓的技術(shù)方案，且載明了有關(guān)實驗方法、實驗結(jié)論、給藥方式、治療劑量等技術(shù)信息，對于有關(guān)藥物組合的藥用功能給出了明確結(jié)論。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不會僅僅因為“由AII受體拮抗劑或腎素抑制劑與NEP抑制劑的組合得到的提高的效果因為多種原因而不可預(yù)期”這一記載即認為附件13明顯不具有可行性。

 

故此，諾華公司關(guān)于因附件13屬于明顯不具有可行性的現(xiàn)有技術(shù)而不能作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的主張，亦缺乏依據(jù)。

 

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