你知道反向工程嗎？它構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密的有效抗辯嗎？

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯商業(yè)秘密民事案件適用法律若干問題的規(guī)定》（簡稱《商業(yè)秘密司法解釋》）第十四條規(guī)定：

 

通過自行開發(fā)研制或者反向工程獲得被訴侵權(quán)信息的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定不屬于反不正當(dāng)競爭法第九條規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密行為。

 

前款所稱的反向工程，是指通過技術(shù)手段對(duì)從公開渠道取得的產(chǎn)品進(jìn)行拆卸、測(cè)繪、分析等而獲得該產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)信息。

 

被訴侵權(quán)人以不正當(dāng)手段獲取權(quán)利人的商業(yè)秘密后，又以反向工程為由主張未侵犯商業(yè)秘密的，人民法院不予支持。

 

機(jī)械領(lǐng)域適用反向工程容易認(rèn)定，軟件、化工領(lǐng)域較難認(rèn)定。

 

反向工程抗辯

 

反向工程成立要件：

 

1.被告從公開渠道合法取得有關(guān)產(chǎn)品（從公開市場購買原告或第三方產(chǎn)品）。

 

2.被告通過技術(shù)手段進(jìn)行拆卸、測(cè)繪、分析等勞動(dòng)。

 

3.反向工程合法性：破壞性手段。

 

證明與判斷：

 

1.不僅要證明商業(yè)秘密可以通過反向工程獲得，還要證明商業(yè)秘密確實(shí)是通過反向工程獲得的。

 

2.被告負(fù)舉證責(zé)任。

 

3.審查基礎(chǔ)產(chǎn)品來源、實(shí)施人員及其技術(shù)背景、實(shí)施方法、過程及相應(yīng)證據(jù)。

 

4.對(duì)跳槽人員提出的反向工程抗辯和獨(dú)立研發(fā)抗辯，應(yīng)嚴(yán)格審查。

 

5.事后反向工程抗辯無效：獲取商業(yè)秘密的人。

 

與反向工程抗辯相關(guān)案例

 

成功案例：

 

1988年至1993年，被告張某原所在單位大莊廠與原告前進(jìn)公司發(fā)生協(xié)作加工關(guān)系，由大莊廠為前進(jìn)公司加工船用齒輪箱零件，圖紙由前進(jìn)公司提供。1994年，發(fā)達(dá)廠成立，張某任法定代表人，原由大莊廠為前進(jìn)公司加工的船用齒輪箱零件改由發(fā)達(dá)廠繼續(xù)加工，這種加工關(guān)系持續(xù)至1998年。其間，發(fā)達(dá)廠除為前進(jìn)公司加工零件外，同時(shí)自行生產(chǎn)、銷售部分型號(hào)齒輪箱整機(jī)和零件。1997年12月，發(fā)達(dá)公司成立，張某任法定代表人。

 

1999年8月，前進(jìn)公司起訴，認(rèn)為發(fā)達(dá)公司自1993年以來，由其法定代表人張某通過利誘等不正當(dāng)手段，收買前進(jìn)公司內(nèi)部個(gè)別技術(shù)人員、技術(shù)資料管理人員，非法竊取前進(jìn)公司擁有的十七種型號(hào)船用齒輪箱產(chǎn)品圖紙、制造工藝、工裝圖紙等商業(yè)技術(shù)秘密。

 

杭州中院一審認(rèn)定二被告侵權(quán)成立，判賠1548萬余元。

 

二審過程中，發(fā)達(dá)公司提交了其與七一一所于1999年簽訂的技術(shù)服務(wù)合同一份、七一一所研究部中心及該所員工朱某于2001年9月10日出具的證明一份、發(fā)達(dá)公司支付七一一所技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票、用以測(cè)繪的樣機(jī)的照片及購買樣機(jī)的發(fā)票，意圖證明其系反向工程方式獲得部分圖紙。

 

浙江高院認(rèn)為：發(fā)達(dá)公司所舉證據(jù)能相互印證證明反向工程成立，改判二被告賠償820萬元。

 

（1999）杭經(jīng)初字第490號(hào)判決書

 

（2001）浙經(jīng)二終字第102號(hào)判決書

 

失敗案例：

 

原告固可曼公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)用于回收和提取固體物質(zhì)的旋流設(shè)備。固可曼公司提供技術(shù)資料，委托高必德公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、推廣銷售、售后維護(hù)相關(guān)產(chǎn)品等，約定高必德公司負(fù)有保密義務(wù)。

 

高必德公司曾委派彭某，以固可曼公司的名義赴德國AKW公司進(jìn)行學(xué)習(xí)旋流器專業(yè)技術(shù)的短期培訓(xùn)，回國后負(fù)責(zé)旋流設(shè)備生產(chǎn)的技術(shù)工作。2008年7月彭某離開高必德公司。

 

佟某于2006年與高必德公司建立勞動(dòng)關(guān)系，先后出任銷售員和項(xiàng)目經(jīng)理，于2008年4月離職。后，彭某和佟某共同設(shè)立綠為公司，彭某和佟某以綠為公司的名義，由彭某將從高必德公司任職時(shí)獲取的DN100旋流子圖紙略作改動(dòng)后，復(fù)制給佟某。

 

為避免高必德公司發(fā)現(xiàn)，彭某對(duì)外化名“劉某某”、佟某化名“鄧乙”共同聯(lián)系廠家制作模具、進(jìn)行生產(chǎn)，然后將生產(chǎn)出來的φ100旋流子產(chǎn)品對(duì)外銷售。固可曼公司起訴綠為公司、彭某、佟某侵犯商業(yè)秘密。被告提出反向工程抗辯，并強(qiáng)調(diào)其中的尺寸信息是可以通過基本的測(cè)量工具進(jìn)行簡單測(cè)量而獲得的。

 

上海二中院認(rèn)為：

 

經(jīng)鑒定，DN100旋流子產(chǎn)品之原材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及尺寸的整體組合信息并非普遍知悉并且容易獲得，屬于不為公眾所知悉之技術(shù)信息。

 

針對(duì)三個(gè)上訴人提出的尺寸信息可以通過觀察和簡單測(cè)量獲得的抗辯理由，鑒定機(jī)構(gòu)在司法鑒定意見書中也已經(jīng)予以答復(fù)：“固可曼公司生產(chǎn)的旋流子產(chǎn)品進(jìn)入市場后，該旋流子產(chǎn)品的許多內(nèi)部尺寸僅靠觀察和簡單測(cè)量也是不能直接獲得的，必須通過拆卸、破壞性剖析結(jié)構(gòu)或使用專業(yè)工具進(jìn)行測(cè)繪才有可能得到承載于A1第12-29頁上的有關(guān)尺寸的全部技術(shù)信息。”本院認(rèn)為，原審法院據(jù)此作出DN100旋流子產(chǎn)品之原材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及尺寸的整體組合信息屬于商業(yè)秘密的認(rèn)定并無不當(dāng)。

 

（2011）滬二中民五(知)終字第7號(hào)判決書

 

防止反向工程措施的案例：

 

濟(jì)南思克公司與濟(jì)南蘭光公司侵害技術(shù)秘密案：原告產(chǎn)品上有“私拆擔(dān)保無效”“品質(zhì)保證撕毀無效”的防拆標(biāo)簽。

 

最高法院認(rèn)為：鑒于涉案技術(shù)秘密載體為市場流通產(chǎn)品，屬于外部性載體，故原告思克公司為實(shí)現(xiàn)保密目的所采取的保密措施，應(yīng)能對(duì)抗不特定第三人通過反向工程獲取其技術(shù)秘密。

 

此種對(duì)抗至少可依靠兩種方式實(shí)現(xiàn)：一是根據(jù)技術(shù)秘密本身的性質(zhì)，他人即使拆解了載有技術(shù)秘密的產(chǎn)品，亦無法通過分析獲知該技術(shù)秘密；二是采取物理上的保密措施，以對(duì)抗他人的反向工程，如采取一體化結(jié)構(gòu)，拆解將破壞技術(shù)秘密等。

 

思克公司在其GTR-7001氣體透過率測(cè)試儀上貼附的標(biāo)簽，從其載明的文字內(nèi)容來看屬于安全性提示以及產(chǎn)品維修擔(dān)保提示，故不構(gòu)成以保密為目的的保密措施。即使思克公司貼附在產(chǎn)品上的標(biāo)簽所載明的文字內(nèi)容以保密為目的，如“內(nèi)含商業(yè)秘密，嚴(yán)禁撕毀”等，此時(shí)該標(biāo)簽仍不能構(gòu)成可以對(duì)抗他人反向工程的物理保密措施。

 

一方面，通過市場流通取得相關(guān)產(chǎn)品的不特定第三人與思克公司并不具有合同關(guān)系，故無需承擔(dān)不得拆解產(chǎn)品的合同義務(wù)。

 

另一方面，不特定第三人基于所有權(quán)得對(duì)相關(guān)產(chǎn)品行使處分行為，而不受思克公司單方面聲明的約束。根據(jù)物權(quán)法的規(guī)定可知，通過市場流通取得GTR-7001氣體透過率測(cè)試儀的不特定第三人，其對(duì)該產(chǎn)品享有的所有權(quán)的內(nèi)容應(yīng)由法律規(guī)定，包括占有、使用、收益和處分四項(xiàng)權(quán)能，而不受思克公司單方面聲明的約束。

 

這一點(diǎn)也正是商業(yè)秘密民事案件若干規(guī)定第十四條第一款、第二款關(guān)于“通過反向工程獲得被訴侵權(quán)信息不構(gòu)成侵害商業(yè)秘密行為”規(guī)定的法理基礎(chǔ)。

 

根據(jù)涉案技術(shù)秘密及其載體的性質(zhì)，思克公司貼附在產(chǎn)品上的標(biāo)簽并不構(gòu)成可對(duì)抗他人反向工程的物理保密措施，應(yīng)認(rèn)定思克公司未采取符合反不正當(dāng)競爭法規(guī)定的“相應(yīng)保密措施”。

 

(2020)最高法知民終538號(hào)判決書

 

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