境外展會(huì )知識產(chǎn)權糾紛應對指南(2024年版)(七)

企業(yè)在參加境外展會(huì )時(shí)面臨知識產(chǎn)權爭端,可能會(huì )產(chǎn)生巨大損失。因此,在參加境外展會(huì )前,應當熟知展會(huì )所在地的知識產(chǎn)權法律法規政策規定,以及可能會(huì )遭遇的知識產(chǎn)權風(fēng)險,事先在目標國家進(jìn)行知識產(chǎn)權布局,建立相應防控機制。但考慮到境外布局費用不低、難度較大,因而是否需要布局、如何布局都必須予以綜合考慮。
 
境外專(zhuān)利風(fēng)險防控
 
境外專(zhuān)利風(fēng)險防控主要包括專(zhuān)利的風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險防控體系、專(zhuān)利預警分析等方面。
 
(一)風(fēng)險評估
 
風(fēng)險評估主要是指評估風(fēng)險發(fā)生的可能性以及風(fēng)險一旦發(fā)生后可能帶來(lái)的損失,具體包括行業(yè)風(fēng)險、產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險的評估。
 
行業(yè)風(fēng)險評估是通過(guò)收集目標國家或地區的與本行業(yè)相關(guān)的專(zhuān)利訴訟案件的統計數據,評估該行業(yè)在當地的專(zhuān)利訴訟風(fēng)險。不同行業(yè)在不同國家的風(fēng)險不一樣,例如消費品、生物醫藥和電子行業(yè)在美國屬于比較熱門(mén)的專(zhuān)利訴訟行業(yè)。
 
產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險的評估主要是從市場(chǎng)以及產(chǎn)品或技術(shù)本身這兩個(gè)維度進(jìn)行:
 
(1)從市場(chǎng)維度來(lái)說(shuō),需要特別注意產(chǎn)品銷(xiāo)量大或銷(xiāo)量增長(cháng)快的國家或地區以及知識產(chǎn)權保護力度大的國家地區。
 
(2)從產(chǎn)品或技術(shù)本身的維度來(lái)說(shuō),需要重點(diǎn)評估新產(chǎn)品、拳頭產(chǎn)品等重點(diǎn)戰略發(fā)展的產(chǎn)品或技術(shù);相應的產(chǎn)品或技術(shù)應拆解為多個(gè)技術(shù)點(diǎn)或功能點(diǎn),區分其中的公知技術(shù)、自研技術(shù)、外購技術(shù)或標準技術(shù)。
 
(二)風(fēng)險控制
 
在產(chǎn)品研發(fā)的立項、設計以及應用等全流程都應該進(jìn)行風(fēng)險識別和控制。風(fēng)險控制可以通過(guò)專(zhuān)利檢索或分析等工具來(lái)分析行業(yè)現有技術(shù)的水平和發(fā)展,識別并規避潛在風(fēng)險。在專(zhuān)利布局階段還可以收集并分析各國或地區的知識產(chǎn)權政策、專(zhuān)利申請實(shí)務(wù)和商業(yè)環(huán)境等信息以防控風(fēng)險。
 
(三)風(fēng)險防控體系
 
有條件的企業(yè)可以建立完整的風(fēng)險防控體系,具體包括:建立固定的知識產(chǎn)權管理和法務(wù)團隊、搭建合理的成果保護和專(zhuān)利布局的內部機制、建立應急糾紛處理小組、整合包括律師事務(wù)所在內的外部資源等。同時(shí)還可以建立專(zhuān)家分析論證體系,企業(yè)對某些可能有侵權隱患的重要專(zhuān)利進(jìn)行深入研究,繪制專(zhuān)利地圖,組織有關(guān)專(zhuān)家、法律顧問(wèn)、經(jīng)濟專(zhuān)家等共同參與分析和決策,找到相應對策,實(shí)施危機處理,將企業(yè)境外參展中可能發(fā)生專(zhuān)利侵權糾紛的影響和損失降到最低。
 
(四)專(zhuān)利預警分析
 
針對重點(diǎn)產(chǎn)品或重點(diǎn)市場(chǎng),企業(yè)可以考慮請專(zhuān)業(yè)的知識產(chǎn)權服務(wù)機構或律所進(jìn)行專(zhuān)利預警分析。該分析具體包括以下步驟:
 
1.確定產(chǎn)品技術(shù)方案
 
全面分析產(chǎn)品技術(shù)構成并分解形成具體的技術(shù)方案,以確定專(zhuān)利檢索方向。
 
2.檢索風(fēng)險專(zhuān)利
 
在專(zhuān)利數據庫中檢索得到相關(guān)專(zhuān)利。在這個(gè)過(guò)程中,可能需要不斷調整檢索策略以保證專(zhuān)利檢索的查全率。
 
3.篩選高度相關(guān)專(zhuān)利
 
人工篩選出高度相關(guān)專(zhuān)利并確定高度相關(guān)專(zhuān)利的法律狀態(tài)和保護范圍。
 
4.侵權比對分析
 
根據目標國的實(shí)際情況,利用侵權判定的全面覆蓋原則、等同原則和禁止反悔原則等主要原則進(jìn)行侵權比對分析。
 
5.了解目標國的法律制度
 
收集和分析目標國的相關(guān)法律制度規定和司法環(huán)境。
 
6.提供解決方案
 
提供包括法律、技術(shù)和商業(yè)措施在內的解決方案。其中,法律措施包括訴訟應對和專(zhuān)利無(wú)效等;技術(shù)措施包括檢索現有技術(shù)或進(jìn)行專(zhuān)利儲備、規避設計、替代方案等;商業(yè)措施包括技術(shù)合作、專(zhuān)利許可、專(zhuān)利轉讓等
 
境外商標風(fēng)險防控
 
(一)商標檢索
 
企業(yè)可將商標進(jìn)行相同和近似檢索,以了解商標在國外是否有被搶注,以及是否有“打擦邊球”的注冊。
 
(二)商標監測
 
大多數國家在商標注冊申請過(guò)程中,審查機關(guān)只依職權審查駁回申請的絕對理由,不會(huì )主動(dòng)引證相同或近似的在先商標而進(jìn)行駁回,并將相對理由留待異議程序解決,這是導致商標在境外搶注的原因之一。具體情形如:
 
(1)企業(yè)的海外經(jīng)銷(xiāo)商或代理商未經(jīng)同意或授權非法搶注商標,其一是直接以經(jīng)銷(xiāo)商或代理商的名義進(jìn)行注冊,其二是以經(jīng)銷(xiāo)商或代理商的關(guān)聯(lián)公司、家屬、親戚或其合作伙伴等名義進(jìn)行注冊;
 
(2)有業(yè)務(wù)往來(lái)的上下游客戶(hù)利用企業(yè)商標在境外的保護缺失搶注商標;
 
(3)同行業(yè)的對標企業(yè),利用產(chǎn)品或消費群體的高度重合,搶先在境外注冊競爭對手的商標。
 
因此企業(yè)需要主動(dòng)開(kāi)展商標海外監測工作,設置商標防火墻,及時(shí)監測發(fā)現商標在境外被搶注的情況,尤其是對境外經(jīng)銷(xiāo)商或代理商、有業(yè)務(wù)往來(lái)的上下游企業(yè)、同行業(yè)的對標企業(yè)的商標申請進(jìn)行重點(diǎn)監測,及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并采取制止措施。
 
知識產(chǎn)權風(fēng)險排查
 
企業(yè)在境外參展前,在企業(yè)內部需要進(jìn)行知識產(chǎn)權風(fēng)險排查,主要步驟如下:
 
(一)侵權評估
 
積極和展會(huì )所在地的客戶(hù)、展覽商聯(lián)系,評估自己展品侵犯他人知識產(chǎn)權的風(fēng)險,做好預防措施??赏ㄟ^(guò)企業(yè)法務(wù)團隊或咨詢(xún)國內知識產(chǎn)權律所做出初步評估,若確有需要可進(jìn)一步咨詢(xún)參展國當地專(zhuān)業(yè)律所。對于存在侵權可能的,且在參展前未能排除潛在風(fēng)險的項目,不要在展會(huì )上展示;如涉及授權事宜的,應仔細核對授權期限和地區,確保參展項目在參展地的合法性。
 
(二)市場(chǎng)監測
 
通過(guò)對企業(yè)所有的專(zhuān)利、商標等知識產(chǎn)權在參展國家或地區的使用情況進(jìn)行監測,如有發(fā)現涉嫌侵權行為,便可采取相應措施處理。同時(shí),企業(yè)通過(guò)對重點(diǎn)目標主體(不限于生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商等)進(jìn)行監控調查,搜集侵權相關(guān)證據,為下一步采取法律行動(dòng)、商業(yè)談判等做好準備。
 
(三)了解企業(yè)是否收到境外知產(chǎn)侵權告知函
 
如果企業(yè)在先就收到過(guò)侵權告知函或者警告函等,可先由企業(yè)法務(wù)或者委托律師進(jìn)行調查后積極回應,先將阻礙參展的風(fēng)險排除后再“走出去”。
 
(四)準備參展產(chǎn)品知識產(chǎn)權權屬證明文件
 
這些文件包括參展產(chǎn)品在參展地獲得有效保護的知識產(chǎn)權清單、解決潛在知識產(chǎn)權風(fēng)險的證明材料、授權委托書(shū)、當地有資質(zhì)的律師出具的不侵權報告等。
 
(五)檢索參展產(chǎn)品
 
我國展會(huì )組織者和參展企業(yè)要對參展產(chǎn)品的相關(guān)知識產(chǎn)權進(jìn)行檢索,排除可能造成侵權的產(chǎn)品參展,以降低參展可能導致的法律糾紛,防止因侵權產(chǎn)品參展而導致企業(yè)其他非侵權產(chǎn)品被撤離的風(fēng)險。此外,在排查自身知識產(chǎn)權風(fēng)險的同時(shí),還應評估對方有無(wú)對己方侵權的可能,如有,要收集證據,以便自身合法維權。檢索范圍應涵蓋:參展產(chǎn)品所在領(lǐng)域的專(zhuān)利檢索;對參展產(chǎn)品的商標和展品涉及到的標識進(jìn)行商標檢索;參展所涉及的展臺展板設計、文字資料、圖片、計算機軟件、音樂(lè )、廣告語(yǔ)等的版權檢索。
 
(六)留存證明材料
 
企業(yè)應當注意保存相關(guān)證明材料,以便遇到知識產(chǎn)權風(fēng)險時(shí)可以作為維權的證據,或作為反制對手的相關(guān)籌碼。主要的證明材料有:
 
一是自己擁有在先權利的證據,如企業(yè)獲得國際注冊的商標注冊證。
 
二是在先使用的證據,如用商品包裝、容器、標簽、商品附加標牌、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、介紹手冊、價(jià)目表等證明商標的在先使用證據。
 
三是對方侵權證據,企業(yè)可以對其他參展商涉嫌侵權的競爭性產(chǎn)品進(jìn)行初步調查,如通過(guò)登錄競爭對手網(wǎng)站等方式獲取競爭對手可能參展的新產(chǎn)品信息,就其涉嫌侵權的產(chǎn)品作必要的對比分析,委托專(zhuān)業(yè)律師寄發(fā)警告函,預先阻止涉嫌侵權人參展。在商標領(lǐng)域還有對方惡意搶注商標的證據,如商業(yè)合作的關(guān)系證明文件、品牌宣傳證據等,商標在展覽會(huì )、博覽會(huì )上使用,包括在展覽會(huì )、博覽會(huì )上提供的使用該商標的印刷品以及其他資料。
 
提前規避風(fēng)險的措施
 
企業(yè)境外參展規避知識產(chǎn)權風(fēng)險措施主要有:
 
(一)海關(guān)備案
 
參展前向展會(huì )舉辦地的海關(guān)進(jìn)行知識產(chǎn)權備案,以預防展品受到海關(guān)的扣押。目前大部分國家都實(shí)行知識產(chǎn)權海關(guān)保護制度,海關(guān)可根據權利人的海關(guān)備案對過(guò)境侵權產(chǎn)品采取強制扣押等措施。參展企業(yè)一方面應查詢(xún)與參展產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度較大的知識產(chǎn)權是否已在參展國進(jìn)行過(guò)海關(guān)備案,提前進(jìn)行風(fēng)險布控;另一方面也應將自身在參展地獲得的知識產(chǎn)權進(jìn)行海關(guān)備案,以阻擊競爭對手。
 
(二)保護函
 
企業(yè)去境外之前可以向參展地的管轄法院提交保護函,以預防申請人向法院申請臨時(shí)禁令。
 
(三)聯(lián)合參展
 
企業(yè)可以利用組建聯(lián)盟、加入行業(yè)協(xié)會(huì )等方式,與其他相關(guān)的企業(yè)和行業(yè)機構聯(lián)合參展,實(shí)現資源共享,信息互通,費用共擔;在面臨侵權指控或者被采取執法措施后,行業(yè)協(xié)會(huì )可幫助企業(yè)尋求談判機會(huì )、促進(jìn)與政府溝通并及時(shí)獲取專(zhuān)家指導。
 
(四)制定維權或涉險預案
 
在企業(yè)出發(fā)去參展前,可以委托國內知識產(chǎn)權服務(wù)機構和律師協(xié)助,針對參展產(chǎn)品以及前期的知識產(chǎn)權風(fēng)險排查和分析評估的結果,對可能會(huì )遇到侵權他人或被他人侵權的風(fēng)險進(jìn)行預估并制定好預備方案,以便企業(yè)在境外參展時(shí)能夠迅速作出應對。
 
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最后更新時(shí)間:2024-06-18 閱讀:135次

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