OEM貼牌加工出口行為是否構(gòu)成“商標使用”

最近了解到北高在第731233號“SCALEXTRIC”商標撤銷復審案中認定OEM貼牌應作為使用證據(jù)，那到底商標使用證據(jù)怎么認定，OEM貼牌在什么情況下能作為使用證據(jù)，請看下文。

 

案例分析

 

系爭商標實際使用的商品未在中國境內(nèi)流通而直接出口的,可以認定構(gòu)成核定商品的使用。

 

該條款完全吸收了北高《商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中關(guān)于“單純出口行為的認定的規(guī)定，針對OEM貼牌加工行為是否構(gòu)成撤三案件中的“商標使用行為”這一問題，發(fā)展趨勢是從不承認其為商標使用，到認可為商標的有效使用，北高在第731233號“SCALEXTRIC”商標撤銷復審案中認定“雖然來料加工的成品未進入中國大陸市場流通領(lǐng)域，若不認定其使用而撒銷商標，恐不盡公平，且有悖于拓展對外貿(mào)易的政策”,筆者認為，相教于消極怠工不使用的行為，商標注冊人通過貼牌加工積極生產(chǎn)并對外銷售、出口商標商品的行為應當予以肯定，這也符合《商標法》關(guān)于撤三制度“鼓勵商標注冊人積極使用商標,撤銷不是目的而是手段”的立法主旨。

 

題外話：確權(quán)行為:根據(jù)對未注冊在先商標使用程度要求的高低，依次法及《商標法》第十五條“特定關(guān)系人搶注”,第三十二條“搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響力的商標。”第十三條第二款“搶注他人未在中國注冊的馳名商標”，針對第十五條,有判例認定OEM貼牌加工構(gòu)成該條要求的商標在先使用，針對第三十二條，絕大多數(shù)案例認定不構(gòu)成。

 

【評析】不同類型案件中基于各自制度設(shè)計目的性和功能性對于OEM貼牌加工是否構(gòu)成商標使用行為存在不同的認定:具體問題具體分析即可。

 

商標使用證據(jù)

 

一、商標使用在指定商品上的具體表現(xiàn)形式有：

 

　　1.采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標附著在商品、商品包裝、容器、標簽等上，或者使用在商品附加標牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊、價目表等上；

 

　　2.商標使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上，包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進出口檢驗檢疫證明、報關(guān)單據(jù)等上；

 

　　3.商標使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或者使用商標的商品進行的廣告宣傳；

 

　　4.商標在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品以及其他資料；

 

　　5.其他符合法律規(guī)定的商標使用形式。

 

二、商標使用在指定服務(wù)上的具體表現(xiàn)形式有：

 

　　1.商標直接使用于服務(wù)場所,包括使用于服務(wù)的介紹手冊、服務(wù)場所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價目表、獎券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務(wù)相關(guān)的用品上；

 

　　2.商標使用于和服務(wù)有聯(lián)系的文件資料上，如發(fā)票、匯款單據(jù)、提供服務(wù)協(xié)議、維修維護證明等；

 

　　3.商標使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或者使用商標的服務(wù)進行的廣告宣傳；

 

　　4.商標在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品及其他資料；

 

　　5.其他符合法律規(guī)定的商標使用形式。

 

三、以下情形，不被視為《商標法》意義上的商標使用：
 

　　1.商標注冊信息的公布或者商標注冊人關(guān)于對其注冊商標享有專用權(quán)的聲明；

 

　　2.未在公開的商業(yè)領(lǐng)域使用；

 

　　3.僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為而沒有實際使用；

 

　　4.僅以維持商標注冊為目的的象征性使用。

 

四、僅提交下列證據(jù)，不視為《商標法》意義上的商標使用：

 

　　1.商品銷售合同或提供服務(wù)的協(xié)議、合同；

 

　　2.書面證言；

 

　　3.難以識別是否經(jīng)過修改的物證、視聽資料、網(wǎng)站信息等；

 

　　4.實物與復制品。

 

五、有以下情形之一的，屬于連續(xù)三年不使用的正當理由：

 

　　1.不可抗力；

 

　　2.政府政策性限制；

 

　　3.破產(chǎn)清算；

 

　　4.其他不可歸責于商標注冊人的正當事由。

 

 六、當事人可以聲明使用前案證據(jù)材料：

 

        1.當事人于在先的撤三案件中，已經(jīng)提交過使用證據(jù)，且相關(guān)使用證據(jù)能夠證明本案中商標使用行為的，可不再重復提交。前案使用證據(jù)應在使用時間、使用的商品/服務(wù)、使用的商標標識三方面與本案一致或重合。

 

        2.當事人需要使用前案使用證據(jù)的，應隨《關(guān)于提供注冊商標使用證據(jù)的通知》交回相關(guān)書面聲明，說明前案（撤三案件）相關(guān)的申請?zhí)柤吧虡俗蕴?，以便審查員查閱。未予以說明或說明不清晰無法查閱的，視為本案未提交相關(guān)證據(jù)。

 

        3.當事人在本案中提交了使用證據(jù)，同時聲明使用前案使用證據(jù)材料的，如果前案證據(jù)材料與本案提供的證據(jù)材料有沖突或不一致的，審理時以本案證據(jù)材料為準。

 

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