最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇對創(chuàng)造性判斷的影響

“最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的基礎(chǔ)。”

 

案情簡介

 

原告A公司訴稱：

一、證據(jù)1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，涉案專利不具有創(chuàng)造性

 

1.涉案專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。證據(jù)1披露的技術(shù)手段與涉案專利保護的技術(shù)均為液壓開孔裝置，證據(jù)1與涉案專利權(quán)利要求1在液壓沖孔設(shè)置原理上相似。權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征僅在于：涉案專利公開油泵、油管，但在液壓工具領(lǐng)域，液壓裝置包括油泵、油管，從而為液壓油缸提供油料是本領(lǐng)域常規(guī)的技術(shù)手段；涉案專利公開的擠孔陽模與擠孔陰模及其相關(guān)機構(gòu)未超出證據(jù)1發(fā)明專利的技術(shù)手段，且屬于液壓開孔領(lǐng)域常規(guī)的技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到且進行應(yīng)用。

 

2.涉案專利權(quán)利要求2-4不具備創(chuàng)造性。（1）涉案專利權(quán)利要求2-4為權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，且結(jié)合上述陳述，故權(quán)利要求2-4不具備創(chuàng)造性。（2）權(quán)利要求2-4為本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段而不具有創(chuàng)造性。

 

二、證據(jù)2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，涉案專利不具有創(chuàng)造性

 

1.涉案專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。證據(jù)2披露的技術(shù)手段與涉案專利保護的技術(shù)均為液壓開孔裝置，且擠孔技術(shù)原理相似。權(quán)利要求1與證據(jù)2的區(qū)別技術(shù)特征僅在于：涉案專利機體下端為封閉的環(huán)狀結(jié)構(gòu)。證據(jù)1因與涉案專利都屬于液壓沖孔裝置，沖孔加工原理相似，屬于同一技術(shù)領(lǐng)域，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對證據(jù)2下端為開口形狀而使機體不穩(wěn)的技術(shù)問題時，存在將證據(jù)1披露技術(shù)手段結(jié)合應(yīng)用到證據(jù)2中解決相應(yīng)技術(shù)問題的動機，即若出現(xiàn)證據(jù)2下端為開口形狀而使機體不穩(wěn)的情況時，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)證據(jù)1披露的技術(shù)手段且/或結(jié)合公知常識，很容易想到通過封閉下端開口來穩(wěn)定機體。因此，以證據(jù)2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，結(jié)合證據(jù)1和/或公知常識，對涉案專利權(quán)利要求1保護的內(nèi)容存在技術(shù)啟示，涉案專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

 

2.涉案專利權(quán)利要求2-4不具備創(chuàng)造性。（1）涉案專利權(quán)利要求2-4為權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，且結(jié)合上述陳述，故權(quán)利要求2-4不具備創(chuàng)造性。（2）權(quán)利要求2-4為本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段而不具有創(chuàng)造性。（3）證據(jù)3已公開涉案專利權(quán)利要求4的區(qū)別特征，故不具有創(chuàng)造性。綜上，請求法院撤銷被訴決定，判令被告重新作出決定。

 

被告國家知識產(chǎn)權(quán)局辯稱：

 

1.證據(jù)1中的模具是一個限定管件形狀的模具，該液壓沖孔裝置的沖孔對象是管件的雙壁沖孔，利用管件內(nèi)部注入帶有壓力的流體，支承住管件內(nèi)壁。

 

證據(jù)1的上模具和下模具組成的模具腔14作用是，使腔內(nèi)壁緊緊貼合待沖孔管件的外壁，以平衡管件內(nèi)部液體向外的壓力，從而達到良好的沖孔效果；該模具屬于常規(guī)的模具組合方法，由一對成型模具組成又稱“型模”。涉案專利的空腔為一容納待沖孔工件的空腔，其作用主要是通過機體的環(huán)狀封閉結(jié)構(gòu)來降低下端不封閉結(jié)構(gòu)所帶來的機體易損壞的技術(shù)問題，因此證據(jù)1中模具設(shè)置的目的與涉案專利并不相同。由此可見，證據(jù)1沒有明示或暗示關(guān)于將環(huán)狀結(jié)構(gòu)應(yīng)用于鋼軌開孔器中以加強機體強度、使機體穩(wěn)固不易受損的技術(shù)內(nèi)容。因此證據(jù)1也未給出在涉案專利所述的這類橫向設(shè)置的開孔裝置中將其設(shè)置成下端封閉的結(jié)構(gòu)、進而加強機體強度使得機體不易損壞的技術(shù)啟示，并且目前也沒有足夠的證據(jù)表明這是本領(lǐng)域的公知常識。

 

2.證據(jù)2并沒有公開：機體為下端封閉的環(huán)狀結(jié)構(gòu)。另外，證據(jù)2是涉案專利的背景技術(shù)，也是用于鋼軌工件的沖孔，因此證據(jù)2與證據(jù)1的加工工件不同，加工目的和原理也不相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對如證據(jù)2的現(xiàn)有技術(shù)存在的技術(shù)問題時，并無動機將證據(jù)1中所應(yīng)用的相互配合機構(gòu)的其中一部分單獨應(yīng)用到證據(jù)2中以解決相應(yīng)的技術(shù)問題，因此其兩者之間沒有結(jié)合的技術(shù)啟示。而且上述區(qū)別技術(shù)特征機體為下端封閉的環(huán)狀結(jié)構(gòu)并不屬于本領(lǐng)域的公知常識，在之前的無效決定中對此也做出過認定。涉案專利將現(xiàn)有技術(shù)鋼軌沖孔的機體設(shè)置為封閉結(jié)構(gòu)，取得了使機體更加穩(wěn)固的有益效果。

綜上，被訴決定認定事實清楚、適用法律法規(guī)正確、審理程序合法、審查結(jié)論正確，原告的訴訟理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求，維持被訴決定。

 

第三人C述稱，服從被訴決定，同意被告專利復(fù)審委員會的答辯意見。

 

調(diào)查與審理

 

涉案專利為2010年12月1日授權(quán)公告的、名稱為“液壓開孔器”的實用新型專利，其專利號為201020149855.8，申請日為2010年3月22日，專利權(quán)人是C。

 

涉案專利修改后的權(quán)利要求1如下：“1.一種液壓開孔器，包括油泵、油管、開有可容納鋼軌的空腔的機體、安裝于機體內(nèi)的油缸、設(shè)于油缸內(nèi)的活塞和活塞桿、位于空腔一側(cè)的擠孔陽模、位于空腔另一側(cè)的擠孔陰模、出料孔，所述擠孔陽模安裝于活塞桿前端，活塞桿、擠孔陽模、擠孔陰模三者的中心線在同一條直線上，其特征在于：所述機體為下端封閉的環(huán)狀結(jié)構(gòu)，開有可容納鋼軌的空腔位于機體中部。”

 

2014年1月7日，專利復(fù)審委員會作出第21746號決定，宣告涉案專利部分無效，在C于2013年9月11日提交的經(jīng)修改的權(quán)利要求書基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效。第21746號決定已經(jīng)生效。

 

針對上述部分無效后的專利權(quán)，A公司于2014年10月29日向?qū)＠麖?fù)審委員會再次提出了無效宣告請求，其理由是權(quán)利要求1-4不具備創(chuàng)造性，請求宣告涉案專利要求1-4無效，同時提交了如下證據(jù)：

 

證據(jù)1：公開號為CN101259503A，公開日為2008年9月10日的中國發(fā)明專利申請公布說明書。

 

證據(jù)2：授權(quán)公告號為CN2153576Y，授權(quán)公告日為1994年1月19日的中國實用新型專利說明書。

 

證據(jù)3：授權(quán)公告號為CN2612720Y，授權(quán)公告日2004年4月21日的中國實用新型專利說明書。

 

2015年3月11日，專利復(fù)審委員會作出被訴決定。

 

在本案庭審過程中，A公司明確表示認可被訴決定所認定的涉案專利權(quán)利要求1與證據(jù)2的區(qū)別技術(shù)特征。對于涉案專利權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征，A公司明確表示認可已認定的區(qū)別技術(shù)特征（1），但認為區(qū)別技術(shù)特征（2）、（3）均不存在。

 

北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2018年1月24日作出判決：一、撤銷被告國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會作出的第25420號無效宣告請求審查決定；二、被告國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會于本判決生效后重新作出決定。宣判后，國家知識產(chǎn)權(quán)局向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院于2020年3月2日作出判決，駁回上訴，維持原判。

 

法律分析

 

法院生效裁判認為：

 

一、關(guān)于權(quán)利要求1

 

1.以證據(jù)2為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，權(quán)利要求1相對于證據(jù)2結(jié)合證據(jù)1或證據(jù)2結(jié)合證據(jù)1和公知常識是否具備創(chuàng)造性。根據(jù)查明事實，在本案庭審過程中，原告明確表示認可被訴決定所認定的涉案專利權(quán)利要求1與證據(jù)2的區(qū)別技術(shù)特征，法院予以確認。在面對現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)2存在的上述技術(shù)問題時，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機將證據(jù)1中所應(yīng)用的下模具及上模具配合構(gòu)成的空腔應(yīng)用到證據(jù)2中以解決相應(yīng)的技術(shù)問題，即就解決機體易受損問題而言，證據(jù)1、證據(jù)2兩者沒有結(jié)合的啟示。權(quán)利要求1相對于證據(jù)2結(jié)合證據(jù)1或證據(jù)2結(jié)合證據(jù)1和公知常識具備創(chuàng)造性。

 

2.以證據(jù)1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，權(quán)利要求1相對于證據(jù)1結(jié)合證據(jù)2或證據(jù)1結(jié)合證據(jù)2和公知常識是否具備創(chuàng)造性。根據(jù)查明事實，涉案專利權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征為：（1）證據(jù)1沒有公開油泵、油管；（2）證據(jù)1未公開涉案專利的擠孔陽模和擠孔陰模及其相關(guān)結(jié)構(gòu)。根據(jù)查明事實，證據(jù)2公開了一種液壓擠孔機，與證據(jù)1和涉案專利技術(shù)領(lǐng)域相同，該液壓擠孔機包括一個殼體、油泵系統(tǒng)、擠孔系統(tǒng)，油泵系統(tǒng)是由油箱、控制機構(gòu)、進出油機構(gòu)組成，擠孔機殼體1呈開口狀，油箱與殼體1的上部焊接為一體，活塞39和活塞桿38由壓緊墊片35和螺母螺栓固定在油缸上，油缸設(shè)在油箱下面，且由螺母螺栓固定在擠孔機殼體1上，活動模48（相當于擠孔陽模）設(shè)在活動模座47上，且固定在活塞桿38上，孔模51（相當于擠孔陰模）設(shè)在其模座53上，且通過螺母螺栓固定在擠孔機殼體上。故上述區(qū)別技術(shù)特征（2）已被證據(jù)2公開。此外，液壓裝置包括油泵、油管是本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段。因此，權(quán)利要求1相對于證據(jù)1結(jié)合證據(jù)2和公知常識不具備創(chuàng)造性。被訴決定的相關(guān)認定有誤，本院予以糾正。

 

二、權(quán)利要求2-4

 

涉案專利權(quán)利要求2-4均是直接或間接引用權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，如前所述，鑒于被訴決定關(guān)于涉案專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1結(jié)合證據(jù)2和公知常識具備創(chuàng)造性的認定結(jié)論的主要證據(jù)不足，故被告應(yīng)在正確認定涉案專利權(quán)利要求1創(chuàng)造性的基礎(chǔ)上對涉案專利其他權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性重新進行評述。

 

根據(jù)專利法第二十二條第三款的規(guī)定，創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。《專利審查指南》給出了創(chuàng)造性的判斷方法“三步法”。第一步為確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步中，涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行對比，以確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；第三步從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)判斷是否顯而易見。三步法旨在還原發(fā)明創(chuàng)造的過程。即回到申請日以前，以本領(lǐng)域技術(shù)人員的眼光在最接近現(xiàn)有技術(shù)中發(fā)現(xiàn)缺陷，產(chǎn)生對其進行改進的動機，并從現(xiàn)有技術(shù)中尋找解決手段。三步法的三個步驟是緊密聯(lián)系、依次推進的。最接近的現(xiàn)有技術(shù)在三步法的判斷中起到串聯(lián)作用。在第三步判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見時，最接近現(xiàn)有技術(shù)又將為本領(lǐng)域技術(shù)人員提供對現(xiàn)有技術(shù)進行改進的基礎(chǔ)。

 

根據(jù)《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的基礎(chǔ)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如可以是，與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。應(yīng)當注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。在本領(lǐng)域技術(shù)人員重塑發(fā)明的過程中，在實質(zhì)審查程序中，審查員要對本發(fā)明的現(xiàn)有技術(shù)狀況進行檢索，尋找與本發(fā)明的技術(shù)方案相同或相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)方案，并從中選擇可能成為重塑發(fā)明起點的最接近的現(xiàn)有技術(shù)。審查員可能面對多個可供選擇的對象，經(jīng)過一系列選擇確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。在復(fù)審或無效程序中，在先的駁回決定或無效請求中已經(jīng)明確了創(chuàng)造性判斷中最接近的現(xiàn)有技術(shù)。由上述最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定方式可以看出，最接近的現(xiàn)有技術(shù)并非唯一，也未必是含有發(fā)明技術(shù)特征最多的那一項技術(shù)方案。最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取會存在偶然性，不同的判斷主體可能會選擇不同的對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。從不同的最接近的現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，多項現(xiàn)有技術(shù)均可能是發(fā)明的起點。當最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇不同時，后續(xù)三步法的判斷路徑就是不同的。

 

本案中，涉案專利公開了一種液壓開孔器，證據(jù)1公開了一種液壓沖孔裝置，證據(jù)2公開了一種液壓擠孔機。從技術(shù)領(lǐng)域來看，涉案專利與證據(jù)1、2的技術(shù)領(lǐng)域均相同，理論上均可以作為發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)起點，需要進一步關(guān)注上述兩份不同的證據(jù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)在三步法中應(yīng)用的具體情況。當采用證據(jù)1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，涉案專利與證據(jù)1存在兩點區(qū)別特征，即（1）證據(jù)1未公開油泵、油管；（2）證據(jù)1未公開涉案專利的擠孔陽模和擠孔陰模及其相關(guān)結(jié)構(gòu)。基于其區(qū)別特征，能夠看出證據(jù)2的技術(shù)方案給出了實際解決的技術(shù)問題的啟示。而當采取證據(jù)2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，涉案專利與證據(jù)2區(qū)別特征為：機體為下端封閉的環(huán)狀結(jié)構(gòu)，開有可容納鋼軌的空腔位于機體中部。證據(jù)2的液壓擠孔機針對的操作對象是礦山鋼軌，作用是對鋼軌的雙壁擠孔。因鋼軌硬度較大，對其擠孔時，下端開放的機體兩側(cè)受到的沖擊較大，使機體容易受損。在面對現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)2存在的上述技術(shù)問題時，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機將證據(jù)1中所應(yīng)用的下模具及上模具配合構(gòu)成的空腔應(yīng)用到證據(jù)2中以解決相應(yīng)的技術(shù)問題，且證據(jù)1的下模具及上模具配合構(gòu)成的機體下端為封閉的環(huán)狀結(jié)構(gòu)，該結(jié)構(gòu)也不可能應(yīng)用于已經(jīng)鋪設(shè)完成的鋼軌。故就解決機體易受損問題而言，證據(jù)1、證據(jù)2兩者沒有結(jié)合的啟示。綜上，在以證據(jù)1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，涉案專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1與證據(jù)2的結(jié)合不具備創(chuàng)造性；在以證據(jù)2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，涉案專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)2與證據(jù)1的結(jié)合具備創(chuàng)造性。因此，基于相同的技術(shù)組合，在選擇不同的文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，創(chuàng)造性評價的出發(fā)點不同，創(chuàng)造性的評價結(jié)論可能不同。只要其中的一次判斷是不具備創(chuàng)造性的，則該專利不具備創(chuàng)造性。

 

參考域外關(guān)于創(chuàng)造性的判斷方法，就美國而言，創(chuàng)造性的判斷在經(jīng)歷一系列判斷標準的變化后，目前主要遵循以下步驟：（1）確定現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容：（2）確定權(quán)利要求保護的發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別特征：（3）分析相關(guān)公領(lǐng)域普通技術(shù)人員的水平，判斷是否顯而易見。就歐洲專利局而言，其通常采取“問題—解決法”對創(chuàng)造性進行判斷，主要包含以下步驟：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定解決的客觀技術(shù)問題：（3）從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和客觀解決的技術(shù)問題出發(fā)，考慮請求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來講是否是顯而易見的?！抉R文霞、劉麗偉：《創(chuàng)造性判斷中發(fā)明構(gòu)思的把握與應(yīng)用》】最接近的現(xiàn)有技術(shù)是通過顯而易見的改進從而得到該申請的“最佳起點”。縱觀不同國家關(guān)于創(chuàng)造性的判斷標準，其整體的判斷思路在大體上是一致的。為了更準確還原本領(lǐng)域技術(shù)人員重塑發(fā)明的過程，在三步法的判斷過程中，用于判斷專利創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)分為“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”及用于與“最接近現(xiàn)有技術(shù)”結(jié)合來判斷創(chuàng)造性的其他現(xiàn)有技術(shù)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇不是一個孤立的過程，通常需要將其放在三步法中去考慮，需要分析和考慮其他證據(jù)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間的結(jié)合動因以及結(jié)合后的改造難度，關(guān)注在實際解決的技術(shù)問題的基礎(chǔ)上，其他證據(jù)能夠給出足夠的教導(dǎo)和指引讓本領(lǐng)域技術(shù)人員將其公開的技術(shù)手段順利地結(jié)合到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中，并且符合本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣常思維邏輯和普遍改進路徑，從而客觀、公正地對發(fā)明的創(chuàng)造性進行判斷。

 

在全面理解、確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)后，應(yīng)正確確定區(qū)別技術(shù)特征和實際解決的技術(shù)問題。確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，應(yīng)依據(jù)區(qū)別技術(shù)特征在整個發(fā)明中與其他技術(shù)特征的相互作用來確定。并以本領(lǐng)域技術(shù)人員的眼光客觀判斷兩篇現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合是否顯而易見。在判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否能夠與其他技術(shù)結(jié)合時，采用是否存在技術(shù)啟示的判斷標準，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。

 

綜上，三步法判斷創(chuàng)造性的整個過程是建立在最接近的現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上的。最接近的現(xiàn)有技術(shù)與用于與“最接近現(xiàn)有技術(shù)”結(jié)合來判斷創(chuàng)造性的其他現(xiàn)有技術(shù)并非在技術(shù)特征上的簡單疊加。當最接近的現(xiàn)有技術(shù)選擇不同時，三步法的判斷路徑發(fā)生不同，其關(guān)于創(chuàng)造性判斷的結(jié)論可能不同。

 

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