向外國申請專利莫忘保密審查

 

3.PCT國際申請視為同時提出保密審查請求

 

向?qū)＠痔峤粚＠麌H申請的，視為同時提出了保密審查請求，無需單獨提出保密審查請求。

 

案例闡述

 

案例：第55586號無效決定，201720389490.8，一種可伸縮的傳動總成裝置及升降立柱【以案說法案例，2022年復(fù)審委十大案件】

 

合議組認(rèn)為：

 

專利法第20條第1款規(guī)定，任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)事先報經(jīng)國務(wù)院專利行政部門進(jìn)行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務(wù)院的規(guī)定執(zhí)行。專利法第20條第4款規(guī)定，對違反本條第一款規(guī)定向外國申請專利的發(fā)明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權(quán)。

 

本案中，請求人主張：本專利未進(jìn)行保密審查，應(yīng)當(dāng)宣告全部無效，具體理由為：1）證據(jù)1-2、證據(jù)1-3、證據(jù)1-4證明本專利與US62/436730號美國臨時申請屬于同一主題的相同申請；2）證據(jù)2-1、2-2證明本專利的發(fā)明人均為中國人，發(fā)明人的研發(fā)地址及專利申請人在中國大陸，專利權(quán)人在中國大陸具有完善的研發(fā)體系和研發(fā)機(jī)構(gòu)且依托國家/省級的研發(fā)項目進(jìn)行了大量的技術(shù)研發(fā)，本領(lǐng)域具有較大的技術(shù)壁壘，需要結(jié)合生產(chǎn)才能有效研發(fā)，且證據(jù)2-1招股說明書發(fā)布之前專利權(quán)人在境外尚無研發(fā)公司，因此可以證明本專利發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案是在中國大陸境內(nèi)完成的；3）本專利技術(shù)方案未進(jìn)行保密審查，證據(jù)1-3未發(fā)現(xiàn)有符合保密審查規(guī)定的保密審查的相關(guān)文件。

 

專利權(quán)人則認(rèn)為：1）本專利的第一發(fā)明人胡仁昌具有研發(fā)能力，本專利的發(fā)明創(chuàng)造主要是胡仁昌在美國完成的，發(fā)明創(chuàng)造在完成之后即申請了美國臨時申請，其他發(fā)明人是在交流過程中完成的創(chuàng)造；2）完成發(fā)明創(chuàng)造并非一定要有實驗機(jī)構(gòu)，中國人也并非一定要在中國完成研發(fā)，在美國完成本專利的發(fā)明創(chuàng)造是事實，但無法提供證據(jù)證明，反證1可以作為這一事實的補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)。

 

對此，合議組認(rèn)為，專利法第20條是對專利申請人在國內(nèi)完成的發(fā)明或者實用新型擬在國外申請專利的限制，不僅明確規(guī)定了在向國外申請專利之前要提交保密審查的義務(wù)，亦規(guī)定了對不履行保密審查義務(wù)將不被授予專利權(quán)的后果。專利申請人/專利權(quán)人就同樣的發(fā)明或者實用新型先在國外申請專利，且未履行保密審查手續(xù)的，如果有初步證據(jù)表明所述發(fā)明或者實用新型的實質(zhì)性內(nèi)容在國內(nèi)完成具有高度蓋然性，而專利申請人/專利權(quán)人又不能提供充分的證據(jù)表明其發(fā)明或者實用新型的實質(zhì)性內(nèi)容在國外完成，則專利申請人/專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其發(fā)明或者實用新型不能獲得專利保護(hù)的法律后果。

 

本案中，證據(jù)1-4為專利權(quán)人本人在美國的臨時專利申請，申請日為2016年12月20日。證據(jù)1-2系本專利的優(yōu)先權(quán)文件，提交申請的時間為2017年01月10日，晚于證據(jù)1-4的申請日；比較證據(jù)1-1、證據(jù)1-2和證據(jù)1-4的技術(shù)內(nèi)容可知，三者技術(shù)方案完全相同，對此專利權(quán)人亦明確認(rèn)可；從證據(jù)1-3的存檔文件看，專利權(quán)人未就本專利的技術(shù)方案提交保密審查，對此專利權(quán)人亦無異議。因此，本專利屬于先在美國提出專利申請，后在中國申請專利且未履行保密審查的情形，其能否獲得專利保護(hù)，關(guān)鍵在于本專利的實質(zhì)性內(nèi)容究竟是在國內(nèi)還是在國外完成的。

 

首先，請求人負(fù)有證明本專利的實質(zhì)性內(nèi)容在國內(nèi)完成的初步證明責(zé)任，其舉證需要達(dá)到高度蓋然性的要求。判斷本專利的實質(zhì)性內(nèi)容是否在國內(nèi)完成，可以從以下兩個角度綜合考察。

 

一是從專利權(quán)人住所地的角度。證據(jù)2-1為專利權(quán)人公司的招股說明書，其封面載明，專利權(quán)人公司住所地在浙江省紹興市新昌縣，第1-1-113頁記載，“公司始終注重研發(fā)體系的建設(shè)和完善，建有省級高級技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心和省級企業(yè)研究院”“2011年，公司獲得國家高新技術(shù)企業(yè)資格”；第1-1-114頁記載，“公司完成了‘多功能醫(yī)療床智能驅(qū)動與控制系統(tǒng)’‘高精度電動推桿’兩項國家火炬計劃項目”“2016年完成了直筒型升降立柱……等多個省級新產(chǎn)品驗收”。根據(jù)以上內(nèi)容可知，專利權(quán)人的住所地和其研發(fā)機(jī)構(gòu)均在中國境內(nèi)，且無相反證據(jù)表明在證據(jù)1-4美國臨時專利申請的申請日之前，專利權(quán)人公司在國外有具備技術(shù)研發(fā)或產(chǎn)品設(shè)計能力的機(jī)構(gòu)，因此可初步證明專利權(quán)人公司所擁有的本專利的實質(zhì)性內(nèi)容高度可能是在中國國內(nèi)完成的。

 

二是從發(fā)明人國籍的角度。根據(jù)專利法實施細(xì)則第13條的規(guī)定：專利法所稱發(fā)明人或者設(shè)計人，是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。根據(jù)該款規(guī)定，凡是被記載為發(fā)明人的，就應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為對發(fā)明或者實用新型的實質(zhì)性特點或?qū)嵸|(zhì)性內(nèi)容作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。本專利載明的發(fā)明人為胡仁昌、陸小健、黃占輝和張東行，該四人均應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是對本專利的實質(zhì)性內(nèi)容作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。根據(jù)證據(jù)2-1的記載，胡仁昌、陸小健和黃占輝均為“中國國籍，無境外永久居留權(quán)”（參見證據(jù)2-1的第1-1-218頁、第1-1-219頁和第1-1-121頁），且該三人均為專利權(quán)人公司的員工，在無相反證據(jù)的情況下，胡仁昌、陸小健、黃占輝三人做出職務(wù)發(fā)明的工作地應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為在國內(nèi)。另外，證據(jù)2-2報道的主題是“新昌張東行：永攀科技高峰的‘追夢人'”，其中記載，張東行“擔(dān)任辦公室事業(yè)中心研發(fā)部負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)辦公桌升降系統(tǒng)”“機(jī)緣巧合下，來到浙江捷昌線性驅(qū)動股份有限公司工作”“工作六年來，他不忘初心，始終踐行著自己對科技創(chuàng)新的堅持”“這幾年，張東行帶領(lǐng)的智慧辦公團(tuán)隊取得了不俗的成績”?；谝陨蟽?nèi)容，一方面，可初步證明張東行的工作任務(wù)與本專利具有關(guān)聯(lián)性，另一方面也表明其工作地在國內(nèi)。

綜上，請求人提供的證據(jù)可初步證明本專利的實質(zhì)性內(nèi)容在國內(nèi)完成具有高度蓋然性。

 

其次，如果專利權(quán)人不能提供充分的反證推翻以上認(rèn)定，表明本專利的發(fā)明創(chuàng)造是在國外完成的，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利的法律后果。本案中，專利權(quán)人提交反證1，擬證明本專利的技術(shù)方案是胡仁昌于2016年在美國出差期間完成的。

 

首先，反證1為由紹興市公安局出入境管理局出具的“出入境記錄查詢結(jié)果”，顯示本專利的發(fā)明人之一胡仁昌于2016年06月12日至2017年06月16日期間的出入境記錄，其中在證據(jù)1-4的申請日（2016年12月20日）之前，胡仁昌共有三次從上海的出境記錄，分別是2016年06月12日至07月03日前往加拿大、2016年10月24日至10月31日前往德國、2016年11月13日至24日前往美國。該反證1本身只能證明在以上期間胡仁昌曾經(jīng)有出境經(jīng)歷，并不能直接證明本專利的發(fā)明創(chuàng)造系胡仁昌在國外完成。而且，除了胡仁昌外，本專利還有三位發(fā)明人，均為對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性內(nèi)容作出貢獻(xiàn)的人，該反證1不能證明另外三位發(fā)明人陸小健、黃占輝、張東行在國外完成本專利的發(fā)明創(chuàng)造。

 

其次，專利權(quán)人稱本專利的發(fā)明創(chuàng)造主要是胡仁昌在美國完成的，但根據(jù)反證1可知，胡仁昌僅于2016年11月13日至24日前往美國，短短十天內(nèi)，作為專利權(quán)人公司董事長的胡仁昌不僅形成技術(shù)方案的完整構(gòu)思，還完成了美國臨時專利申請所需的材料和所有申請手續(xù)，這一主張的合理性明顯不足。

另外，從證據(jù)2-1可以看出，專利權(quán)人公司作為一擬上市公司，有完備的公司構(gòu)架，其主張本專利的發(fā)明創(chuàng)造在國外完成，應(yīng)有能力提供所述發(fā)明創(chuàng)造在國外研發(fā)和完成的直接證據(jù)。在專利權(quán)人未能提供充分證據(jù)，未盡到舉證義務(wù)的情況下，應(yīng)承擔(dān)舉證不利的法律后果。

 

綜上所述，請求人提交的證據(jù)能夠相互印證，證明本專利的發(fā)明創(chuàng)造在國內(nèi)完成具有高度蓋然性，在專利權(quán)人未能提供充分的證據(jù)推翻上述事實的情況下，合議組確認(rèn)本專利的發(fā)明創(chuàng)造是在國內(nèi)完成的。鑒于專利權(quán)人將其在國內(nèi)完成的發(fā)明創(chuàng)造于2016年12月20日遞交美國臨時專利申請之前，未履行向國務(wù)院專利行政部門提請進(jìn)行保密審查的義務(wù)，根據(jù)專利法第20條第1款、第4款的規(guī)定，本專利權(quán)利要求1-11的技術(shù)方案不能被授予專利權(quán)。

 

鑒于已經(jīng)得出本專利權(quán)利要求1-11不符合專利法第20條第1款的規(guī)定應(yīng)當(dāng)被宣告全部無效的結(jié)論，故合議組對請求人提出的其他無效理由不再予以評價。

 

百利來提供國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)，專業(yè)致力于全球商標(biāo)注冊、商標(biāo)變更轉(zhuǎn)讓續(xù)展、商標(biāo)評審等確權(quán)維權(quán)業(yè)務(wù)及全球版權(quán)登記等配套服務(wù)，歡迎聯(lián)系