境外展會(huì )知識產(chǎn)權糾紛應對指南(2024年版)(六)

企業(yè)在參加境外展會(huì )時(shí)面臨知識產(chǎn)權爭端,可能會(huì )產(chǎn)生巨大損失。因此,在參加境外展會(huì )前,應當熟知展會(huì )所在地的知識產(chǎn)權法律法規政策規定,以及可能會(huì )遭遇的知識產(chǎn)權風(fēng)險,事先在目標國家進(jìn)行知識產(chǎn)權布局,建立相應防控機制。但考慮到境外布局費用不低、難度較大,因而是否需要布局、如何布局都必須予以綜合考慮。
 
境外專(zhuān)利布局
 
(一)專(zhuān)利布局必要性分析
 
是否有必要在境外申請專(zhuān)利,企業(yè)主要可以考慮以下方面:
 
1.為自身產(chǎn)品賦予知識產(chǎn)權屬性。在境外獲得專(zhuān)利保護可以為企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入海外市場(chǎng)保駕護航,能夠幫助維護、鞏固和提升產(chǎn)品的市場(chǎng)地位和競爭優(yōu)勢。
 
2.抗衡或制約競爭對手。開(kāi)展境外專(zhuān)利布局可以幫助企業(yè)增強專(zhuān)利實(shí)力,借此抗衡或制約競爭對手;幫助企業(yè)建立專(zhuān)利壁壘,未來(lái)通過(guò)專(zhuān)利訴訟等方式來(lái)牽制市場(chǎng)同質(zhì)化競爭對手。
 
3.直接獲取利潤。開(kāi)展境外專(zhuān)利布局可以幫助企業(yè)獲得有價(jià)值專(zhuān)利,并有可能通過(guò)許可、轉讓等方式直接獲取利潤;也可幫助企業(yè)在商業(yè)談判、兼并重組、融資、上市等海外市場(chǎng)運營(yíng)活動(dòng)中提高無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值,從而獲取利潤。
 
4.增加產(chǎn)品附加值。開(kāi)展境外專(zhuān)利布局能夠幫助企業(yè)獲取具有排他性的知識產(chǎn)權,助力企業(yè)打造自有品牌,增加產(chǎn)品附加值。
 
5.增加供應鏈風(fēng)險應對籌碼。企業(yè)圍繞上下游產(chǎn)品開(kāi)展境外專(zhuān)利布局,有助于提高企業(yè)的議價(jià)能力及風(fēng)險控制能力。
 
6.影響產(chǎn)業(yè)規則。在通信等行業(yè),圍繞國際技術(shù)標準開(kāi)展境外專(zhuān)利布局,并推動(dòng)由此獲得的相關(guān)專(zhuān)利納入到標準之中,這將有助于提高企業(yè)對產(chǎn)業(yè)規則的影響力,進(jìn)而爭取市場(chǎng)主導地位。
 
(二)境外專(zhuān)利布局方式
 
境外專(zhuān)利布局主要涉及以下方面:
 
1.技術(shù)和目標國家或地區的選擇
 
選擇什么樣的技術(shù)去海外布局、去什么樣的國家或地區布局,需要綜合考慮技術(shù)因素和市場(chǎng)因素。其中,技術(shù)因素包括:該技術(shù)是否為核心技術(shù)、新穎性和創(chuàng )造性如何、是否有替代技術(shù)等。對每項核心技術(shù)創(chuàng )新申請基礎專(zhuān)利,對關(guān)聯(lián)外圍技術(shù)申請專(zhuān)利保護,避免他人專(zhuān)利阻礙業(yè)務(wù)開(kāi)展;通過(guò)對產(chǎn)品或技術(shù)實(shí)施多項專(zhuān)利申請保護,降低專(zhuān)利侵權風(fēng)險。市場(chǎng)因素包括:當前相關(guān)產(chǎn)品的主要市場(chǎng)以及未來(lái)的潛在市場(chǎng)、與競爭對手的博弈情況等。如海爾公司在海外通過(guò)規?;瘜?zhuān)利申請與策略的專(zhuān)利布局,形成完善的專(zhuān)利保護網(wǎng),有力地防控了海外市場(chǎng)的知識產(chǎn)權安全風(fēng)險。
 
2.申請境外專(zhuān)利途徑
 
(1)直接申請
 
申請人可以將技術(shù)方案寫(xiě)成專(zhuān)利申請文件,并翻譯成目標國家或地區的官方語(yǔ)言文本,最后提交到目標國家或地區的專(zhuān)利局。針對直接申請途徑,需要在提交至目標國家或地區之前,在中國知識產(chǎn)權局先申請并進(jìn)行保密審查。
 
(2)巴黎公約途徑
 
該途徑申請過(guò)程如下:申請人可以在中國先交一個(gè)專(zhuān)利申請作為首次申請,在首次申請的申請日起12 個(gè)月內,其可以向其他國家或地區提交第二個(gè)申請。第二個(gè)申請可以要求首次申請作為優(yōu)先權,進(jìn)而第二申請的優(yōu)先權日就是首次申請的申請日。針對不同專(zhuān)利類(lèi)型,所規定的優(yōu)先權期限不一樣。發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利的優(yōu)先權期限是12 個(gè)月內,而外觀(guān)專(zhuān)利的優(yōu)先權期限是 6 個(gè)月內。
 
(3)PCT 途徑
 
該途徑申請過(guò)程如下:首先在中國先交一個(gè)專(zhuān)利申請,在中國專(zhuān)利申請日的 12 個(gè)月內,可以提交一個(gè) PCT 國際專(zhuān)利申請,并要求該中國專(zhuān)利申請作為優(yōu)先權。PCT 國際專(zhuān)利申請不是一個(gè)確權的程序,只是一個(gè)申請途徑。需要在 PCT 進(jìn)入某一目標國家,然后由目標國家的審查員對專(zhuān)利進(jìn)行審查并通過(guò)后才真正獲得一個(gè)專(zhuān)利權。PCT 組織下屬有 100 多個(gè)成員國,各個(gè)成員國對 PCT 進(jìn)入國家階段的期限的規定不一樣,大部分國家規定 PCT 進(jìn)入期限為 30 個(gè)月。一般來(lái)說(shuō),如果企業(yè)希望有更長(cháng)時(shí)間考慮海外專(zhuān)利申請目標國家或地區,PCT 途徑可能會(huì )比較合適。而如果企業(yè)已經(jīng)明確了要進(jìn)入的目標國家或地區,巴黎公約可能會(huì )更便宜一些。如果企業(yè)希望進(jìn)入的是巴黎公約或 PCT 成員國以外的國家或地區,則只能選擇直接申請。
 
境外商標布局
 
目前,境外展會(huì )中面臨的知識產(chǎn)權糾紛中,商標權糾紛占多數。結合大多數國家或地區的商標注冊保護采用的是“先申請原則”來(lái)看,企業(yè)如前往境外參展,商標的境外注冊布局工作就顯得尤為重要,須做到“市場(chǎng)未動(dòng),商標先行”。通常境外商標布局主要考慮以下五個(gè)層面:
 
(一)商標樣式
 
考慮到海外商標在各個(gè)國家或地區的語(yǔ)言、文化習俗、以及商標法律法規的差異,建議結合目標市場(chǎng)消費者的認知、語(yǔ)言習慣、文化風(fēng)俗以及商標法的特殊規定,設計和選用既能夠代表企業(yè)或者品牌形象,又能在當地消費者中具有較高的辨識度,同時(shí)符合當地法律規定的商標進(jìn)行布局。
 
(二)目標國家或區域
 
企業(yè)可結合業(yè)務(wù)發(fā)展需要,先從三個(gè)方面來(lái)評估衡量,最終決定在何處注冊商標:一是根據出口需求,對企業(yè)的出口地區進(jìn)行規劃;二是看市場(chǎng)潛力,對所在地區的人口數量、經(jīng)濟體量、消費能力等進(jìn)行比較研究,看是否符合企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售定位;三是開(kāi)展同行研究,參考同行的商標保護策略,制訂自己的企業(yè)商標規劃布局。
 
區域劃分可劃分出核心區域、重要區域和其它區域,并根據不同區域來(lái)進(jìn)行不同的境外商標布局。其中,核心區域可以是產(chǎn)品已經(jīng)出口或者即將出口的區域,重要區域可以是產(chǎn)品預計出口的區域,而其它區域可以是中短期無(wú)明確規劃但長(cháng)期可能會(huì )覆蓋,包括在部分搶注高發(fā)地區進(jìn)行提前防御布局的區域。企業(yè)通常要將自己的核心商標做重點(diǎn)保護,在發(fā)達地區開(kāi)展全覆蓋保護。但如果企業(yè)經(jīng)濟條件不允許,則可以?xún)H選擇在產(chǎn)品主要出口國予以注冊。
 
(三)商品和服務(wù)的注冊類(lèi)別
 
大多數國家或地區采用的是尼斯國際商品及服務(wù)分類(lèi),部分國家或地區的商標分類(lèi)規范與尼斯分類(lèi)可能有所差異??梢愿鶕髽I(yè)發(fā)展戰略需要、經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品出口規劃、防御性保護的需求、目標國家的商品分類(lèi)特點(diǎn),同時(shí)參考同行的保護案例來(lái)選擇商品或服務(wù)。優(yōu)先在核心類(lèi)別和重要類(lèi)別上進(jìn)行重點(diǎn)規劃布局,再結合經(jīng)濟實(shí)力,如認為有必要也有能力,也可以擴大商品和服務(wù)的注冊范圍(如上下游企業(yè)涉及的商品/服務(wù)、核心/重要/關(guān)聯(lián)類(lèi)別或熱門(mén)的重要類(lèi)別等),以更好地保護企業(yè)商標權益。
 
(四)商標申請主體
 
集團公司常見(jiàn)的境外商標布局申請主體的模式如下:
 
方案一:統一由總公司名義申請,或者統一由知識產(chǎn)權管理公司來(lái)進(jìn)行申請,再根據業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,許可授權給各地的子公司、分支機構、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商或者關(guān)聯(lián)公司使用。這種方式的優(yōu)點(diǎn)在于對商標實(shí)行了統一管理,且易于對商標布局統籌把控,布局管理成本相對較低。但由于商標實(shí)際使用主體與權利主體不統一,在使用的規范性、使用證據的保留和收集上可能會(huì )有一定難度。
 
方案二:由實(shí)際使用主體負責當地市場(chǎng)的商標布局,例如由各地的經(jīng)銷(xiāo)商代理商、子公司或者關(guān)聯(lián)公司作為商標的申請人來(lái)進(jìn)行申請。該模式統一了商標的實(shí)際使用主體以及申請主體,但由于注冊人不統一,總公司可能會(huì )喪失對商標的控制權,不利于商標布局的統籌,同時(shí)總公司對商標的把控管理成本和維護成本相對較高,并且可能會(huì )面臨經(jīng)銷(xiāo)商或者代理商搶注商標的挑戰。
 
(五)商標注冊途徑
 
企業(yè)到境外申請注冊商標主要有兩種途徑:
 
(1)分別向各國或地區的商標主管機關(guān)直接遞交商標注冊申請。
 
(2)馬德里商標國際注冊,即在馬德里聯(lián)盟成員國或地區間進(jìn)行的商標注冊。馬德里注冊的步驟主要是通過(guò)所在國家或地區的知識產(chǎn)權局提交申請,由世界知識產(chǎn)權組織進(jìn)行形式審查,再由被指定締約方的國家或地區知識產(chǎn)權局進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。
 
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最后更新時(shí)間:2024-06-13 閱讀:82次

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