二、爭(zhēng)議商標(biāo)的實(shí)際使用容易使消費(fèi)者對(duì)商品來源、品質(zhì)等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)，爭(zhēng)議商標(biāo)的實(shí)際使用將具有欺騙性。被申請(qǐng)人有意摹仿他人在先知名商標(biāo)的行為也將產(chǎn)生“不良影響”，并屬于以“其他不正當(dāng)手段”申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的行為。

三、被申請(qǐng)人股東親屬曾在申請(qǐng)人公司工作，屬于明知爭(zhēng)議商標(biāo)存在并進(jìn)行搶注的行為。

四、被申請(qǐng)人具有惡意注冊(cè)他人在先知名商標(biāo)和不誠(chéng)信的行為，擾亂了商標(biāo)注冊(cè)秩序和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。綜上，請(qǐng)求依據(jù)2013年商標(biāo)法第四條、第十條第一款第（七）和（八）項(xiàng)、第十五條第二款、第三十條、第四十四條第一款、第四十五條的規(guī)定，對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)予以無效宣告。

被申請(qǐng)人答辯的主要理由：

一、被申請(qǐng)人及控股股東最早自2002年起經(jīng)營(yíng)上海故事品牌，遠(yuǎn)早于申請(qǐng)人引證商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日。

二、依據(jù)2013年商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定，在先使用并未注冊(cè)的商標(biāo)經(jīng)使用具有一定知名度之后都可以與已注冊(cè)商標(biāo)共存，本案中爭(zhēng)議商標(biāo)在先使用具有一定知名度并且已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)能夠與本案引證商標(biāo)共存。

三、爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。

四、爭(zhēng)議商標(biāo)為被申請(qǐng)人獨(dú)創(chuàng)，不存在任何主觀惡意行為。綜上，請(qǐng)求維持爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)。

案情解析

被申請(qǐng)人主張依據(jù)2013年商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定爭(zhēng)議商標(biāo)可與引證商標(biāo)共存。2013年商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。”

首先，該條款旨在保護(hù)已經(jīng)在市場(chǎng)上在先自創(chuàng)并善意使用的未注冊(cè)但有一定影響商標(biāo)所有人的權(quán)益，并非商標(biāo)授權(quán)確權(quán)條款。

其次，被申請(qǐng)人所謂早期經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的證據(jù)不能證明是其自創(chuàng)使用。

根據(jù)在案證據(jù)可知，上海紫琦服飾有限公司與申請(qǐng)人的法定代表人均為楊求良，同時(shí)上海紫琦服飾有限公司亦為申請(qǐng)人的股東；在案證據(jù)顯示，申請(qǐng)人的股東上海紫琦服飾有限公司曾與陳妙珠簽訂了特許加盟備忘錄、特許經(jīng)銷商協(xié)議，上海紫琦服飾有限公司授權(quán)陳妙珠在杭州市河坊街店鋪、杭州市河坊街道136號(hào)店鋪、杭州市武林路337號(hào)店鋪、河坊街183號(hào)店鋪、紹興市魯迅故里主街區(qū)33號(hào)店鋪對(duì)“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的產(chǎn)品進(jìn)行經(jīng)銷、推廣活動(dòng)。上述申請(qǐng)人的股東上海紫琦服飾有限公司與陳妙珠簽訂合同的最早時(shí)間為2006年8月18日。

在案證據(jù)顯示，被申請(qǐng)人法定代表人陳德勇曾在2006-2008年間分別在南京市秦淮區(qū)夫子廟貢院西街127號(hào)、南京市秦淮區(qū)貢院街168號(hào)、杭州市河坊街191-201號(hào)、魯迅故里主街區(qū)33號(hào)單獨(dú)或與他人（陳妙珠或陳柳珠）開設(shè)門店，經(jīng)營(yíng)“上海故事”品牌的系列產(chǎn)品。上述陳德勇最早租賃房屋的簽訂時(shí)間是2006年9月25日。

據(jù)此可知，申請(qǐng)人授權(quán)陳妙珠經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的時(shí)間早于陳德勇開設(shè)門店經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”產(chǎn)品的時(shí)間。依據(jù)本案查明事實(shí)可知，陳德勇既為被申請(qǐng)人的法定代表人，又與陳妙珠具有親屬關(guān)系，陳德勇開設(shè)的門店位置與陳妙珠經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的位置在距離上相近或重合。

綜上，在案證據(jù)不能證明在引證商標(biāo)申請(qǐng)日之前，被申請(qǐng)人在先自創(chuàng)并善意使用了“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標(biāo)，因此被申請(qǐng)人請(qǐng)求爭(zhēng)議商標(biāo)應(yīng)與引證商標(biāo)共存的主張我局不予支持。

典型意義

本案中，重點(diǎn)在于被申請(qǐng)人是否在先使用爭(zhēng)議商標(biāo)且具有一定影響力，其在后注冊(cè)商標(biāo)是否可以依據(jù)2013年商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定與申請(qǐng)人的商標(biāo)并存。

2013年商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。”，本條規(guī)定的是他人對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的正當(dāng)使用問題。

我國(guó)作為商標(biāo)注冊(cè)制國(guó)家，商標(biāo)經(jīng)注冊(cè)獲得商標(biāo)專用權(quán)，但也存在有些商標(biāo)使用人沒有注冊(cè)商標(biāo)，但其已經(jīng)使用并具有一定影響的情形。如果商標(biāo)注冊(cè)人在同一種或類似商品上注冊(cè)與在先使用人相同或者近似的商標(biāo)，并因此禁止在先使用人使用，對(duì)在先使用人對(duì)于該商標(biāo)的付出明顯不公平。

故為了平衡商標(biāo)注冊(cè)人和商標(biāo)使用人之間的利益，彌補(bǔ)商標(biāo)注冊(cè)制的局限，2013年商標(biāo)法對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)也在一定條件下給予保護(hù)，此條款即為其中之一。但我國(guó)作為商標(biāo)注冊(cè)制國(guó)家，對(duì)于已注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)仍應(yīng)遵循2013年商標(biāo)法的其他相關(guān)規(guī)定。

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最后更新時(shí)間:2024-07-15 閱讀:126次分享本文

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